8则涉外定牌加工中的商标侵权纠纷案例裁判规则
〖案例述评〗
中国法院对涉外定牌加工中的商标侵权纠纷案件的法律适用问题经历了较长时间的演化过程，其中最高人民法院的几个再审案件对同时期此类案件具有指导性意义，成为该法律适用演化过程中的重要节点。本组案例中列举最高人民法院2017年再审的“东风”案和2019年再审的“本田”案，梳理这两个再审案件的重要影响、此类案件法律适用的发展趋势，同时，总结此类案件的一般裁判规则，探究我国法院对此类案件的审判原则。
本组案例中的案例一，即最高人民法院在于2017年再审的“东风”案的判决中指出：考虑到定牌加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，除非有相反证据显示加工方接受委托未尽到合理注意义务，对商标权利人造成实质性的损害，一般情况下不应认定加工方的行为构成商标侵权。对案例二等同时期的类似案件的指导作用体现在其说明涉外定牌加工中商业标识使用并非商标性使用，不构成商标侵权。
2019年最高人民法院再审“本田案”，即本组案例三，指出标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。同时，最高院还指出在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种涉外定牌加工方式的贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。另外，关于是否造成相关公众混淆的问题。主体上，最高院将与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者纳入相关公众的范围内。内容上，最高院指出涉外定牌加工商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能，同时，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”存在接触和混淆的可能性。在“本田案”后，中国法院普遍采纳涉外定牌加工商品贴附商标的使用构成商标性使用的裁判观点，并且对涉外定牌加工的认定及其是否构成商标侵权采取严格、审慎的态度。对本组案例中的四、五、六具有指导性意义。
将案例一、二与案例三、六对比，可以明显看出我国法院对相关问题裁判规则的变化，即从认为涉外定牌加工中的商业标识使用不属于商标性使用到涉外定牌加工的生产行为依法构成商标的使用。但同时，对比案例六和案例七，不难看出，同一时期中国法院对待同类案件采取具体问题具体分析的办法，不完全将涉外定牌加工认定为商标侵权。
本组案例展现出，当前时期，在涉外定牌加工中的商标侵权问题上，中国法院裁判的一般要件一共有五：首先，对涉外定牌加工的认定。定牌加工方需具备国外合法商标权利人的授权，并且加工产品全部交付境外委托方，所加工的产品不在境内销售。其次，对商标性使用行为的认定上，只要具备区别商品来源的可能性，就应当认定使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。再次，对加工方应尽的义务方面，加工方对境外委托需进行必要的审查，尽到合理的注意义务。再次，认定不构成商标侵权，被诉侵权方的行为需未造成境内商标权利人的实质损害。最后，在混淆的可能性标准上，商标法规定的“容易导致混淆”是指如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也不要求混淆的事实确定发生。
本组案例反映出中国法院对涉外定牌加工中商标侵权纠纷裁判规则的不断变化和深化，体现出我国在不同时期对商标权人利益和对定牌加工商利益保护之间的平衡，反映出“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向，确立在法律适用中维护法律制度的统一性的原则，积极营造良好的知识产权法治环境。
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加工方履行注意义务且未导致混淆、造成实际损害的不构成侵权
〖提示〗除非有相反证据显示涉外定牌加工方接受委托未尽到合理注意义务，对商标权利人造成实质性的损害，一般情况下不应认定加工方的行为构成商标侵权。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜注意义务｜实质损害
〖审理法院〗中华人民共和国最高人民法院
〖案号〗（2016）最高法民再339号再审民事判决书
〖当事人〗
再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称“常佳公司”）被申请人（一审原告、二审上诉人）：上海柴油机股份有限公司（简称“上柴公司”）〖案情概述〗上柴公司系我国注册商标“东风”文字和图形组合商标的商标权人，2000年该商标被国家工商局商标局认定为驰名商标。印度尼西亚企业PTADIPERKASABUANA（简称“印尼PTADI公司”）为印度尼西亚IDM000089328商标证书登记的“DONGFENG（东风）”商标所有人。2013年10月1日，印尼PTADI公司委托常佳公司生产“DONGFENG（东风）”柴油机及柴油机组件用于出口。同月8日，常佳公司向常州海关申报出口至印度尼西亚的柴油机配件共计228000千克。23日，上柴公司以常佳公司申报出口的该批柴油机配件涉嫌侵犯上柴公司的注册商标权为由，向常州海关提出扣留申请，常州海关将常佳公司申报出口的上述柴油机配件予以扣留。上柴公司以常佳公司侵犯其商标专用权为由，向法院提起诉讼，请求判令常佳公司立即停止对其注册商标专用权的侵害，并赔偿经济损失。
经审理，一审法院判决驳回上柴公司的全部诉讼请求。上柴公司不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，常佳公司立即停止对上柴公司“东风”注册商标专用权的侵害，并赔偿其经济损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支116750元。常佳公司不服，向最高人民法院申请再审。再审法院判决撤销二审判决，维持一审判决。
〖裁判要点〗一审法院认为：非识别商品来源意义上的使用行为，不构成商标法意义上的商标使用行为，不落入商标权的保护范围。本案中，常佳公司依照委托人提供的印度尼西亚商标证书生产制造涉案柴油机配件且全部出口印度尼西亚，构成定牌加工。在定牌加工过程中，全部用于境外销售、在我国境内不进入市场流通领域的附加商标行为，在我国境内不具有识别商品来源的功能，因而不构成商标法意义上的商标使用行为，故常佳公司的行为未落入上柴公司涉案商标权的保护范围，不构成侵权。
二审法院认为：虽然常佳公司的行为属于涉外定牌加工行为，但常佳公司明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍接受境外委托，并且印尼PTADI公司注册“东风”商标不具有正当性。常佳公司在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，实质性损害了上柴公司的利益，侵犯了上柴公司的注册商标专用权。
再审法院认为：常佳公司接受印尼PTADI公司委托生产柴油机及柴油机组件，并将产品完全出口至印度尼西亚销售。在常佳公司加工生产或出口过程中，相关标识指向的均是印尼PTADI公司，并未影响上柴公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。并且，常佳公司在接受印尼PTADI公司的委托加工业务时，已经审查了相关权利证书资料，充分关注了委托方的商标权利状态。可见，常佳公司接受委托从事定牌加工业务，对于相关商标权利状况已经履行了审慎适当的注意义务。在此情况下，常佳公司根据印尼PTADI公司授权委托从事涉案定牌加工业务，对于上柴公司在印度尼西亚境内基于涉案商标争取竞争机会和市场利益，并不造成实质影响，没有足够理由认定常佳公司从事涉案定牌加工行为已对上柴公司造成实质损害。常佳公司的行为不构成商标侵权。
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涉外定牌加工中加工方使用商标标识的行为不构成商标侵权
——江门市佰利光电有限公司与深圳市中电照明股份有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗涉外定牌加工中加工方使用商标标识的行为，并不属于我国商标法所规定的用于识别或者区分商品来源的商标使用行为。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜商标专用权
〖审理法院〗广东省高级人民法院
〖案号〗（2018）粤民再107号再审民事判决书
〖当事人〗
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：江门市佰利光电有限公司（简称“佰利光电公司”）被申请人（一审原告、二审被上诉人）：深圳市中电照明股份有限公司（简称“中电照明公司”）〖案情概述〗1996年，深圳市中电照明有限公司向国家商标局申请注册核定使用商品均为第11类的第1024442号“ENERGY”商标，注册有效期限自1997年6月7日至2017年6月6日止。2008年8月6日，该商标核准变更注册人名义为中电照明公司。艺术作品（标签设计）ENERGYPAC15WATT和ENERGYPAC25WATT已于2008年注册登记版权,OSAKAELECTRIC&INDUSTRIALCO.被授权出版生产。并且，OSAKAELECTRIC&INDUSTRIALCO.于2014年8月27日向巴基斯坦政府知识产权组织商标注册署申请注册商标“ENERGYPAC”，已进入审查程序，但未被授予商标权。
2014年7月23日，佰利光电公司以一般贸易方式向江门海关外海办事处申报出口最终目的地为巴基斯坦的涉案节能灯10050只。涉案节能灯为OSAKAELECTRIC&INDUSTRIALCO.委托佰利光电公司进行加工。中电照明公司遂以佰利光电公司侵犯其商标权为由，向法院提起诉讼，要求其停止侵权，并赔偿经济损失。
经审理，一审法院判决佰利光电公司停止侵犯中电照明公司第1024442号注册商标专用权的行为，销毁带有侵权标识的产品及包装，并赔偿中电照明公司经济损失人民币共50000元。佰利光电公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。佰利光电公司不服二审判决，向广东省高级人民法院申请再审。再审法院判决驳回中电照明公司的全部诉讼请求。
〖裁判要点〗一审法院认为:知识产权具有地域性，我国与巴基斯坦属于不同法域，在巴基斯坦使用的商品名称和标识，不能当然地在我国构成合法的权利。我国商标法实行的是注册制度，即注册商标享有商标专用权，获得在我国法域内的排他性保护。虽然ENERGYPAC15WATT和ENERGYPAC25WATT在巴基斯坦已被注册登记版权，但该商标并没有在中国申请注册，在中国不享有商标专用权。不能简单地将佰利光电公司的定牌加工行为固化为不构成商标侵权。另外，佰利光电公司生产的涉案侵权产品外包装每一面及产品上均印有英文艺术字体“PACENERGY”，并突出使用了“ENERGY”，虽与案涉注册商标在艺术字体上存在一定差异，但完全有可能造成相关公众的混淆或误认。佰利光电公司在被诉侵权产品上使用“PACENERGY”商品标识的行为侵犯了中电照明公司的注册商标专用权。二审法院对一审法院的判决予以认可。
再审法院认为：被诉侵权产品系佰利光电公司接受境外客户的委托生产并全数出口巴基斯坦的定牌加工产品，从未在我国境内的市场进行公开销售，我国境内的相关公众缺乏认知和购买被诉侵权产品的客观基础。根据该贸易形式，涉外定牌加工中加工方使用商标标识的行为，并不属于我国商标法所规定的用于识别或者区分商品来源的商标使用行为。对我国境内的相关公众而言，该行为并不会造成对商品的来源产生误导或引发混淆，进而不会影响国内某一注册商标在我国境内发挥识别商品或服务来源的功能。本案中，佰利光电公司的被诉行为并未影响中电照明公司涉案注册商标在我国境内发挥识别商标或服务来源的功能，中电照明公司在我国境内的市场份额不会因佰利光电公司的涉案定牌加工行为而遭到不正当的挤占，即佰利光电公司的被诉行为对中电照明公司并未造成实质损害。据此，佰利光电公司的被诉行为不构成我国商标法意义上的商标侵权行为，依法不应承担商标侵权责任。
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不能把涉外定牌加工的贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形
——本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗坚持商标法上商标侵权判断的基本规则，不能把涉外定牌加工的贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的除外情形。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工
〖审理法院〗中华人民共和国最高人民法院
〖案号〗（2019）最高法民再138号再审民事判决书
〖当事人〗
再审申请人（一审原告、二审被上诉人）：本田技研工业株式会社（简称“本田株式会社”）被申请人（一审被告、二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称“恒胜鑫泰公司”）、重庆恒胜集团有限公司（简称“恒胜集团公司”）
〖案情概述〗
本田株式会社于1998年分别取得核定使用在第12类商品上的“HONDA”等涉案的三枚商标。2016年，瑞丽海关查获由恒胜鑫泰公司委托瑞丽凌云货运代理有限公司申报出口的商标标识为“HONDAKIT”的一批摩托车，被诉侵权的商标上使用“HONDAKIT”文字及图形，且突出增大“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，与美华公司授权委托恒胜集团公司加工生产商品中的商标图样不符且与本田株式会社所有商标相似。本田株式会社遂以恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司侵犯其商标权为由，向法院提起诉讼，请求判令恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司立即停止侵犯本田株式会社注册商标专用权的行为，并赔偿其经济损失人民币300万元。
经审理，一审法院认为恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的行为构成侵犯本田株式会社的注册商标专用权，判决恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司应立即停止其侵权行为，并连带赔偿本田株式会社经济损失人民币30万元。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司不服，提起上诉。二审法院认为恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司不构成商标侵权，判决撤销一审判决。本田株式会社不服，向最高人民法院申请再审。最高人民法院判决撤销二审判决，维持一审判决。
〖裁判要点〗
一审法院认为：恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司提交证据无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为。恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司在本田株式会社取得系列注册商标权的相同和类似的商品类别为第12类的摩托车上使用“HONDAKIT”文字及图形商标并突出“HONDA”的文字部分，缩小“KIT”的文字部分，其明显在突出和强调涉案商品中“HONDA”文字及图形的使用和视觉效果，构成在相同或者类似的商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，其行为构成侵犯本田株式会社注册商标专用权。
二审法院认为：恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司所实施的行为是涉外定牌加工行为，并且其行为不能满足商标法第五十七条关于“使用”的前提性要求，该使用涉案图标的行为不属于商标法意义上的商标使用行为。其次,220套摩托车散件全部出口缅甸,不进入中国市场销售,不存在让中国境内的相关公众产生混淆的问题，没有损害本田株式会社的实际利益,即不具备构成商标侵权的基础要件。
最高人民法院认为：恒胜鑫泰公司、恒胜集团公司的被诉侵权行为属于涉外定牌加工。另外，商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节，要防止以单一环节遮蔽行为过程，要克服以单一侧面代替行为整体。因此，在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用了商标，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。据此，最高人民法院判决撤销二审判决，维持一审判决。
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认定构成涉外定牌加工行为需严格对照相关证据
——深圳新霸科技有限公司与汕头市新裕实业有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗认定构成涉外定牌加工行为需严格对照委托授权合同和取得商标授权的时间等以形成完整证据链。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜授权
〖审理法院〗广东省高级人民法院
〖案号〗（2021）粤民再125号再审民事判决书
〖当事人〗
再审申请人（一审原告、二审上诉人）：深圳新霸科技有限公司（简称“新霸公司”）被申请人（一审被告、二审被上诉人）：汕头市新裕实业有限公司（简称“新裕公司”）〖案情概述〗2013年，戈登兄弟工商业有限公司将由高飞电子有限公司（以下简称“高飞公司”）转让给其的包括涉案商标“ＣＯＢＹ”转让给ＣＢＹ公司。2015年，ＣＢＹ公司授权美国顶点公司向中国大陆的生产商购买带有“ＣＯＢＹ”商标的相关产品。《委托授权书》同时载明：美国顶点公司不得在中国大陆以任何形式销售带有商标“ＣＯＢＹ”的产品。2017年，美国顶点公司与新裕公司签订《销售合同》向新裕公司购买耳机，并于同年12月运至美国。
2015年，新霸公司取得原先由高飞公司转让给北京天天向上科技发展有限公司的“COBY”商标，成为注册商标“ＣＯＢＹ”在中国的权利人。2017年5月，新霸公司签收快递货物，内为其于亚马逊（中国）购买的ＣＯＢＹ耳机。根据亚马逊（中国）的“追踪详情”显示，该耳机系从美国发货。2017年11月，深圳大鹏海关查获新裕公司出口标有“ＣＯＢＹ”标识的耳机14400个，目的地为美国。新霸公司遂以新裕公司侵犯其商标权为由，向法院提起诉讼。
新霸公司向一审法院起诉，请求判令新裕公司立即停止侵害新霸公司商标权的行为，并向其赔偿因侵权导致的经济损失以及为制止侵权支出的合理费用合计30万元。经审理，一审法院判决驳回新霸公司的全部诉讼请求。新霸公司不服，提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。新霸公司不服，向广东省高级人民法院申请再审。广东省高级人民法院判决新裕公司立即停止侵犯新霸公司注册商标专用权的行为，并向其赔偿经济损失及维权合理开支10万元。
〖裁判要点〗一审法院认为：美国顶点公司在获得“COBY”商标在美国商标权人CBY公司的授权后，委托新裕公司生产带有涉案“COBY”商标的产品，新裕公司所生产产品不得在中国大陆以任何形式销售。新裕公司使用“COBY”标识的行为不能在我国境内产生标识产品来源的作用，未发挥商标的识别功能，该行为不属于商标性使用。据此，新裕公司在国内生产、出口美国标有“COBY”耳机的行为，不构成对新霸公司商标权的侵害。
针对新霸公司的上诉，二审法院认为：一审法院对与案件事实有关证据的认定于法有据，对案件事实的认定清楚。另外，证据证实CBY公司、美国顶点公司不同意亚马逊平台向中国销售“COBY”耳机。新霸公司在亚马逊电商平台公证购物的公证书附件显示公证购买实物生产地为美国，且新霸公司一审、二审公证购买的实物与海关查封的新裕公司涉案“COBY”耳机不一致，说明亚马逊电商平台销售的COBY耳机不是新裕公司生产后出口给美国顶点公司的产品。据此，新裕公司的行为不构成对新霸公司商标权的侵害。
再审法院认为：美国顶点公司作为新裕公司生产被诉侵权耳机的委托方及授权方，其本身并未取得美国“COBY”商标注册权人关于生产耳机商品的授权，其委托新裕公司生产被诉侵权商品时也未给予任何使用美国“COBY”商标的授权。并且新裕公司取得美国顶点公司商标授权的时间迟于其生产被诉侵权商品的时间，甚至也迟于本案一审起诉的时间，故不能认定新裕公司实施的被诉侵权行为构成涉外定牌加工。新裕公司未经涉案权利商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，侵犯了新霸公司的注册商标专用权。
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国外合法商标权利人的授权是成立涉外定牌加工的必要条件
——宁波金茂进出口有限公司与宁波市市场监督管理局、佳酿（中国）有限公司等司法行政管理案
〖提示〗无国外合法商标权利人的授权，即使被诉商品全部出口，不在中国域内销售，仍不构成涉外定牌加工。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜授权
〖审理法院〗浙江省高级人民法院
〖案号〗（2020）浙行终1950号二审行政判决书
〖当事人〗
上诉人（原审原告）：宁波金茂进出口有限公司（简称“金茂公司”）被上诉人（原审被告）：宁波市市场监督管理局（简称“宁波市监局”）
被上诉人（原审第三人）：佳酿（中国）有限公司（简称“佳酿公司”）
被上诉人（原审第三人）：天津食品进出口股份有限公司（简称“天津食品公司”）
〖案情概述〗
2017年4月26日，宁波市监局的执法人员会同公安民警查获宁波宁泰酿酒有限公司涉嫌生产侵犯他人注册商标专用权商品的行为，其委托方及出口商为原告金茂公司。宁波市监局于2017年5月对金茂公司立案调查，查明：金茂公司于2016年8月委托宁泰公司生产“金星”牌玫瑰露酒50箱，同时，2015年3月到2017年4月期间，金茂公司多次委托宁泰公司生产“宁塔”牌“绍兴花彫酒”，并均由金茂公司负责报关出口至马来西亚。
另查明，第三人天津食品公司是第29422号注册商标“金星牌”图文商标的权利人。2017年6月27日，T.C.C公司将由宁波酒厂转让给其的第135374号“宁塔及图”商标转让给佳酿公司。2017年5月和7月，佳酿公司和天津食品公司分别向宁波市监局出具相关文件，表明其与宁泰公司已自行达成和解，请求对宁泰公司予以从轻或不予行政处罚。
2018年7月24日，宁波市监局作出甬市监听告〔2018〕16号《行政处罚听证告知书》。同月30日，金茂公司在该告知书上加盖公章并书写“请安排听证会”。8月8日，金茂公司向宁波市监局提交放弃《听证申请书》。同月10日，宁波市监局作出甬市监处〔2018〕35号《行政处罚决定书》。金茂公司收到上述处罚决定书后不服，向法院提起行政诉讼，要求撤销行政处罚决定。
经审理，一审法院驳回金茂公司的诉讼请求。金茂公司不服，提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。
〖裁判要点〗
一审法院认为：金茂公司并未提供证据证明其有国外合法商标权利人的授权，宁波市监局认为金茂公司委托生产并非通常意义上的涉外定牌加工并无不当。金茂公司将“宁塔”及图标志及“金星”标志加贴在出口的商品上，已具有识别商品来源的作用，属于商标使用行为。另外，是否为相同商品或类似商品以相关公众的一般认识来综合判断。本案中，金茂公司出口的商品上标识的商品名称为“绍兴花彫酒”，从一般公众的认知来理解，其与佳酿公司涉案商标的商品同属于酒类商品。金茂公司使用的“宁塔及图”标识与佳酿公司的“宁塔及图”注册商标的中文文字读音一致，图文组合形式虽有细微不同，但外观上、整体上高度近似。此外，商标法规定的“容易导致混淆”指如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求相关公众一定实际接触到被诉侵权商品，也不要求混淆的事实确定发生。金茂公司使用的“宁塔”图文商标与佳酿公司涉案商标高度近似，其在国内的生产、运输等环节中存在使相关公众实际发生混淆或引起混淆的可能性。据此，金茂公司的行为属于商标侵权。
二审法院除维持一审法院判决认定外，针对金茂公司上述提出的涉案商品与佳酿公司涉案商标的商品不属于同类别而不会造成混淆的问题，二审法院认为：即使金茂公司的被诉侵权商品全部出口至国外，但现在境内外交往频繁，料酒商品的使用人群相对特定，仍容易造成相关公众混淆。据此，金茂公司的涉案行为构成商标侵权，宁波市监局作出的被诉行政处罚决定认定事实清楚，证据充分，适用法律正确，量罚适当，符合法定程序。
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涉外贴牌加工的生产行为属于商标法所界定的商标性使用行为
——泉州市双美电子科技有限公司与林丽如、泉州市首爱乐器制造有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗涉外贴牌加工的生产行为属于商标法所界定的商标性使用行为，至于产品是在中国境内销售抑或是全部出口至境外，均不影响对行为的定性。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜近似
〖审理法院〗福建省高级人民法院
〖案号〗（2019）闽民终1510号二审民事判决书
〖当事人〗
上诉人（原审被告）泉州市双美电子科技有限公司（简称“双美公司”）被上诉人（原审原告）：林丽如被上诉人（原审原告）：泉州市首爱乐器制造有限公司（简称“首爱公司”）〖案情概述〗2014年9月21日，林丽如经核准注册了核定使用商品为第15类的第12431586号商标。2014年9月30日，林丽如与首爱公司签订《商标排他使用许可合同》，将上述第12431586号商标许可给首爱公司使用，许可类型为排他许可。韩国RENOPIA公司委托双美公司加工定作带有案涉商标标识的电子琴产品。文亨基为“RENOPIA”商标在韩国的权利人，同时为韩国RENOPIA公司的CEO。林丽如、首爱公司以双美公司侵害其注册商标专用权为由，向法院提起诉讼，请求判决双美公司立即停止侵害其商标专用权的行为，并赔礼道歉、消除影响，同时赔偿其经济损失。
经审理，一审法院判决双美公司立即停止侵害林丽如、首爱公司第12431586号商标专用权的行为，并赔偿其经济损失200,000元。双美公司不服，向福建省高级人民法院提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。
〖裁判要点〗一审法院认为：评定涉案商品是否属于定牌加工商品的前提是境外的委托人在本国拥有真实有效的商标权利。从双美公司提供的授权书、营业执照、注册商标证书、证明书的形式来看，RENOPIA商标权人为文亨基，授权公司为RENOPIA公司，授权公司CEO签字为文亨基，但公司营业执照显示代表人为崔玉顺，并无证据证明文亨基将RENOPIA商标授权给RENOPIA公司使用，上述证据存在瑕疵。其次，双美公司生产的被控侵权产品不仅使用了RENOPIA标志，还使用了图形，授权书中的授权不符，双美公司亦未提供证据证明该图形在韩国经合法注册为商标，故双美公司的涉案行为已超出“定牌加工”的范畴。而且，加工的产品是否全部出口交付委托方，从本案现有证据来看，双美公司并未举证RENOPIA公司委托其生产产品的数量，仅提交两份报关单证明其出口，故无法证明其将产品全部出口交付委托方。另外，被控侵权产品与林丽如第12431586号商标核定使用的商品属同一种类；将被控侵权标识与原告涉案注册商标进行比对，无论是标识中的图形还是“RENOPIA”均与原告第12431586号商标近似，被控侵权商品属于在同一种商品上使用与原告注册商标近似的商标的情形。双美公司的行为侵害了林丽如、首爱公司的注册商标专用权。
关于商标侵权的认定问题，二审法院认为：本案被诉侵权行为发生在我国境内，双美公司将涉案标识贴附在相关产品上，其生产行为属于商标法所界定的商标性使用行为，至于该产品是在中国境内销售抑或是全部出口至境外，均不影响对行为的定性。在被上诉人已经在中国境内拥有注册商标，上诉人在相关产品上使用的标识与注册商标构成近似，易造成消费者混淆的情况下，可以认定双美公司的行为构成商标侵权，上诉人有关获得境外权利人的授权进行“定牌加工”不构成商标的主张不能成为不侵权的抗辩理由。
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涉外定牌加工不影响商标发挥其识别性的不构成侵犯商标权
——广东可味巧克力食品有限公司与华威巧克力（厦门）有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能的涉外定牌加工行为，不构成商标法意义上的使用行为。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜委托
〖审理法院〗福建省高级人民法院
〖案号〗（2019）闽民终450号二审民事判决书
〖当事人〗
上诉人（原审原告）：广东可味巧克力食品有限公司（简称“可味公司”）被上诉人（原审被告）：华威巧克力（厦门）有限公司（简称“华威厦门公司”）〖案情概述〗2012年，可味公司注册核定使用在第30类商品上的玫瑰花型立体商标。2017年9月，根据可味公司的申请，厦门海关扣留华威厦门公司申报出口美国的涉嫌侵害其商标权的品牌为“ALBERTS”的两款巧克力共902.88千克。涉案被诉侵权产品是美国公司阿尔伯特森集团通过德国优质糖果公司委托华威厦门公司生产，该产品为玫瑰花形状的巧克力，整体外形、颜色与自然界中的玫瑰形状基本相同，与原告请求保护的玫瑰花型立体商标整体上构成近似。可味公司遂以华威厦门公司侵犯其商标权为由，向法院提起诉讼。
可味公司向一审法院起诉，请求判令华威厦门公司立即停止生产、销售侵害可味公司注册商标专用权商品的行为，并立即销毁全部侵权商品，以及用于制造侵权商品的作案模具和工具，向并可味公司赔偿经济损失50万元。经审理，一审法院判决驳回可味公司的全部诉讼请求。可味公司不服，提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。
〖裁判要点〗一审法院认为：商标的本质属性在于其识别性，基本功能是用于区别商品或服务的来源。可味公司讼争玫瑰花型立体商标在巧克力产品上的显著性较弱，不能很好发挥识别商品来源之功能。被诉侵权产品上所使用的玫瑰花造型，虽然与原告请求保护的第8583920号玫瑰花型立体商标构成近似，但更接近于自然界中的玫瑰花，并且被诉侵权产品上显著位置使用了ALBERTS及图的平面商标，相关公众在看到该商品时，一般会认为玫瑰花造型是商品的形状或包装，而非商标。另外，一审法院认为华威厦门公司的行为属于涉外定牌加工，所生产的涉案侵权产品全部销往美国阿尔伯特森公司，该公司在美国享有相应的商标权利。并且华威厦门公司接受委托生产、出口涉案被诉侵权产品时，已经尽了合理的注意义务，对可味公司涉案商标未造成实质损害。据此，华威厦门公司的行为不构成对可味公司商标权的侵害。
二审法院认为：不用于识别或区分来源的使用行为，不会对商品或服务的来源产生误导或引发混淆，以致影响商标发挥指示商品或服务来源的功能，不构成商标法意义上的使用行为。华威厦门公司系接受阿尔伯特森公司的委托生产被诉侵权产品，且被诉侵权产品上标注了阿尔伯特森公司拥有权利的ALBERTS及图商标。厦门华威公司的行为并未影响可味公司涉案注册商标在国内市场上的正常识别区分功能，不会导致相关公众的混淆误认。另外，涉外委托加工是一种常见的、合法的国际贸易形式，厦门华威公司提交证据材料表明其自2008年即接受阿尔伯特森公司委托进行花形巧克力的生产加工，该时间早于可味公司涉案商标核准注册的时间，并且没有充分证据显示厦门华威公司接受委托加工被诉侵权产品时未尽合理注意义务。因此，没有足够理由认定厦门华威公司涉案委托加工行为对可味公司的商标权造成了实质性的损害，并进而有必要作为商标法意义上的侵权行为予以认定。
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涉外定牌加工方是否尽到事先审查义务是判断其商标侵权的要件之一
——莆田市南华电子有限公司与莆田市奥华电子有限公司侵害商标权纠纷案
〖提示〗涉外定牌加工中，被诉侵权方对委托生产行为进行必要审查，尽到合理的注意义务的，不构成我国商标法规定的商标侵权行为。
〖标签〗商标侵权｜涉外定牌加工｜注意义务
〖审理法院〗福建省高级人民法院
〖案号〗（2016）闽民终1357号二审民事判决书
〖当事人〗
上诉人（原审原告）：莆田市南华电子有限公司（简称“南华公司”）被上诉人（原审被告）：莆田市奥华电子有限公司（简称“奥华公司”）〖案情概述〗2015年2月，南华公司经注册取得第13523269号核定使用商品类别为第9类的“PORPO”《商标注册证》。2015年7月23日，“PORPO”商标被认定为莆田市知名商标，有效期三年。2015年3月，“PORPO”注册商标在大不列颠及北爱尔兰的权利人香港嘉轩贸易有限公司（简称“嘉轩公司”）授权奥华公司加工注册商标为“PORPO”的计算器，授权有效期为12个月，并注明该授权加工的计算器仅供出口，不在中国国内销售。同年10月，福州海关扣留奥华公司申报出口尼日利亚的“PORPO”电子计算器34680台。南华公司遂以奥华公司侵害其商标权及不正当竞争为由，向法院提起诉讼。
经审理，一审法院认为奥华公司的行为属于涉外定牌加工，不构成侵害南华公司的商标权，不应当承担侵权责任，其行为不构成不正当竞争。据此，一审法院驳回原告南华公司的全部诉讼请求。南华公司不服，向福建省高级人民法院提起上诉。二审法院驳回上诉，维持原判。
〖裁判要点〗关于商标侵权的问题，一审法院认为：涉外定牌加工是指在来料加工、来样加工和来件装配业务中，我国加工企业接受境外商标权人或商标使用权人的委托，按照其要求加工产品，贴附其提供的商标，并将加工后的产品全部交付给境外委托方，境外委托方向加工方支付加工费，所加工的产品不在境内销售的一种国际贸易形式。本案中，奥华公司的行为构成涉外定牌加工的两方面要件，其行为属于涉外定牌加工。并且奥华公司接受嘉轩公司委托生产“PORPO”计算机并全部用于出口，没有在国内进行销售，其贴附商标的行为不具有区别来源的功能，不构成侵权意义上的“商标使用”。并且，在无证据证明境外委托方嘉轩公司的委托行为存在不正当的情形下，奥华公司在接受委托时，已尽到了合理的注意义务，不应当承担侵权责任。据此，奥华公司的行为不构成对南华公司商标权的侵害。
关于商标侵权的问题，二审法院认为：奥华公司接受嘉轩公司的委托，按照其要求生产计算器，在计算器上使用“PORPO”标识并全部出口至尼日利亚，并不在中国市场上销售，即该标识不会在我国领域内发挥商标的识别功能，不具有使我国的相关公众将贴附该标志的商品与南华公司生产的商品的来源产生混淆和误认的可能性。奥华公司的行为在中国境内仅属物理贴附行为，在中国境内不具有识别商品来源的功能，不属于商标意义上的使用行为。并且，奥华公司对嘉轩公司委托生产行为进行了必要的审查，尽到了合理的注意义务，不构成我国商标法规定的商标侵权行为。
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